特許権者以外の者が、特許権の存在にもかかわらず特許発明を実施し続けることができる場合がある。その代表的な制度が「先使用権」だ。先使用権は、特許法79条に根拠を持ち、他者が特許を取得するより前から独自に同じ発明を実施し、または実施の準備をしていた者に対して、登録後も無償でその実施を続けることを認める権利だ。本稿では、先使用権の成立要件・「事業の準備」の判例上の解釈・先使用権の限界・中小企業が特許未出願のまま先使用権に依拠することのリスクと対策を解説する。
先使用権の根拠条文と趣旨
特許法79条は次のように規定する。「特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」。
この条文の趣旨は、衡平（フェアネス）にある。先に発明し事業化の準備をした者が、後発の特許出願者（必ずしも独立して発明した者とは限らない）の特許により一方的に排除されるのは、既存の事業・投資を否定することになり不公正だという考え方だ。特許は先願主義（最初に出願した者が権利を得る）を採用するが、出願前から独立して発明し実施準備をしていた者の利益を一定限度で保護するのが先使用権の機能だ。
先使用権の成立要件
先使用権が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要がある。
要件1：特許出願の際（出願日前）に
先使用権が認められるのは、問題となっている特許の出願日（優先権主張がある場合は優先日）より前に実施または準備を行っていた場合に限られる。出願公開後に「これは我々が先にやっていた」と主張しても、出願日後に実施を開始した場合には先使用権は成立しない。
要件2：日本国内において
先使用権の適用は日本国内に限られる。日本特許権に基づく侵害訴訟であっても、実施地が外国であれば先使用権の主張はできない。各国の先使用権制度は独立しており、外国での先使用実績が日本での先使用権に自動的に転換されるわけではない。
要件3：その発明の実施である事業をしている者、または事業の準備をしている者
「事業をしている者」とは、特許出願時に現に業として特許発明を実施していた者をいう。「事業の準備をしている者」については、どの程度まで準備が進んでいれば「準備」と認められるかが争点となる（後述）。
要件4：その実施または準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において
先使用権は、出願時に実施（または準備）していた「発明及び事業の目的の範囲内」にのみ認められる。実施の規模を事後的に拡大したり、用途・製品を変更したりする場合、先使用権の範囲を超えるリスクがある。
「事業の準備」の判断基準——主要判例の整理
「事業の準備をしている」の程度については、判例が具体的な基準を示している。
知財高裁平成18年6月22日判決（カーボンブラック事件）
この判決では、「事業の準備」とは「即時実施の意図を有しており、かつその即時実施が客観的に可能な程度に事業の準備をしていること」が必要とされた。単なる研究開発段階では不十分であり、事業化に向けた具体的かつ客観的な準備行為（設備投資・販売計画・試作品製造など）の存在が求められる。
大阪地裁平成2年7月24日判決
「設計図が作成され、試作機が製作された段階」では事業の準備に当たると認定された例がある。一方、実験段階や検討段階にとどまる場合には認められないとする判決も多い。
実務上のポイントとして、先使用権を将来主張する可能性に備え、以下の証拠を日付入りで保存しておくことが重要だ。
- 技術文書（設計図、試験報告書、研究ノート）
- 事業計画書・販売計画書
- 試作品・サンプルの製造記録
- 製造設備の発注・設置記録
- 社内会議議事録・意思決定文書
先使用権の内容——通常実施権の法的効果
先使用権の法的効果は「通常実施権」であり、特許権者に対して差止請求や損害賠償請求をする権能はない（消極的な実施権に過ぎない）。先使用権者は、特許権者の許諾なく実施を続けられるが、特許権者は先使用権者に対しても実施料を請求することはできない（無償の通常実施権）。
また先使用権は、事業とともにのみ移転できる（特許法79条後段は「事業の移転とともに移転する」と規定する）。先使用権だけを単独で譲渡することはできない。
先使用権の限界と特許出願しないリスク
先使用権は、一見すると「特許出願しなくても製造を守れる」ように見えるが、重大な限界がある。
第一に立証の困難さ。先使用権は侵害訴訟において被告（侵害者とされた側）が主張・立証しなければならない（積極的抗弁）。裁判所で先使用権を認めてもらうには、出願前からの実施・準備の事実を客観的証拠で証明する必要があり、証拠が不十分な場合は認められない。
第二に事業拡大の制約。先使用権は「実施の範囲」に限定されており、製品の種類・用途・数量の拡大には慎重な判断が必要だ。事業が大きく発展した場合、先使用権の範囲を超えたとして侵害認定を受けるリスクがある。
第三に競合他社への対抗不能。先使用権は「その特許に対して実施できる」というだけであり、競合他社が同じ特許を取得した場合に、自社が競合他社の侵害を差し止める権利は生じない。特許権者だけが差止権・損害賠償請求権を行使できる。
第四に秘匿化戦略のリスク。技術をノウハウとして秘匿し先使用権に依拠する戦略は、第三者が同じ発明を特許取得した場合に完全には守られない。独占的な市場地位を確保したいのであれば特許出願が有効だ。
中小企業への実務的示唆
特許庁は「先使用権制度事例集」を公開し（最終改訂2021年）、先使用権が認められた・認められなかった典型的な事例を紹介している。中小企業が取り得る現実的な対応策としては、(1)コア技術については積極的に特許出願する、(2)営業秘密・ノウハウとして管理する場合は証拠保全（技術文書の日付管理・タイムスタンプサービスの活用）を徹底する、(3)先使用権主張の可能性を念頭に置いた社内文書管理体制を整備する、などが挙げられる。
次回（第8回）では、1回の出願で世界150ヶ国以上の保護を目指せる「PCT出願（国際特許制度）」の仕組みと費用・戦略的活用法を解説する。
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