特許が認められるためには、発明が「新しい」だけでは不十分だ。当業者にとって「自明ではない」ことも求められる。日本の特許法29条は、この2つの要件——新規性と進歩性——を実体的要件の中核として規定しており、特許審査・拒絶査定不服審判・無効審判・特許訴訟のいずれの場面でも、この2要件をめぐる攻防が実務の中心を占める。本稿では、各要件の法的定義と判断基準、および実際の審査・審判でどのように争われるかを解説する。
新規性——特許法29条1項が求める「先行技術との非同一性」
特許法29条1項は、次の3つのいずれかに該当する発明については特許を受けられないと定める。
- 1号：特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明（公知発明）
- 2号：特許出願前に日本国内または外国において公然実施をされた発明（公用発明）
- 3号：特許出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（刊行物公知・インターネット公知）
「公然」とは、不特定多数の者が知り得る状態を意味する。守秘義務を負う当事者間での開示（NDA締結下での技術共有など）は、原則として「公然知られた」には該当しない。一方、学会発表・論文公開・製品販売・ウェブサイト掲載は、それぞれ「公知」「公用」「刊行物記載」に該当しうる。
新規性の判断は「発明の同一性」の問題であり、引用文献に記載された発明と出願発明の構成要件を照合する。いずれか一つの引用文献によって、出願発明の全構成要件が開示されている場合に新規性が否定される（一文書一引例の原則）。複数の引用文献を組み合わせて「新規性なし」とすることはできない——複数文献の組み合わせは進歩性の問題となる。
新規性喪失の例外（グレースピリオド）
発明者自身またはその意に反する場合に出願前に発明が公開されても、一定条件下で新規性が維持される（特許法29条の2、同30条）。具体的には、学会発表・展示会・論文投稿から1年以内に出願し、所定の手続きを踏む場合に適用される。ただしこの「グレースピリオド」は主要国で制度設計が異なる。米国はAIA（米国発明法、2011年）により出願日前1年以内の発明者自身の開示を保護するが、欧州特許庁（EPO）は原則としてグレースピリオドを設けていない。国際展開を見据えた発明には、学会発表前・論文公開前の出願が実務上の鉄則となっている。
進歩性——特許法29条2項の「容易想到性」判断
新規性を満たしていても、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」は、特許を受けることができない（29条2項）。
進歩性（非自明性）の判断が新規性と根本的に異なるのは、複数の先行技術文献（引用例）を組み合わせて判断できるという点だ。審査官は「主引用例」と「副引用例（補助引用例）」を組み合わせ、当業者がそれらを組み合わせることで出願発明に容易に到達できたか否かを評価する。
特許庁審査基準における判断手順
特許庁の「特許・実用新案審査基準」（最終改訂：2022年）は、進歩性の判断手順を以下のように示している。
- 最も関連性の高い先行技術（主引用例）を選択する
- 出願発明と主引用例の一致点・相違点を確認する
- 相違点が他の先行技術（副引用例・周知技術）から示唆されているかを検討する
- 当業者が主引用例に副引用例等を組み合わせる動機付けがあったかを判断する
- 有利な効果（予測できない効果）があれば、進歩性を肯定する方向で考慮する
「動機付け」の存在を示す要素としては、技術分野の同一性・近接性、課題の共通性、機能・作用の共通性、引用例自体に示唆があること、などが挙げられる。逆に、「阻害要因」（引用例を組み合わせると主引用例の目的が達成できなくなるなどの理由）がある場合は、容易想到性が否定される。
「当業者」概念の実践的意味
進歩性判断の基準人物である「当業者」（skilled person, person of ordinary skill in the art = POSITA）は、仮想的な概念であり、現実の特定個人ではない。審査基準によれば、「当業者とは、出願時における技術水準を十分に把握しており、その技術分野における通常の技術手段を用いることができる者」とされる。
この「当業者」は、天才でも素人でもない中間的な技術者像である。技術分野によっては、当業者が単一の専門家ではなく複数分野にまたがるチームとして想定される場合もある（例：バイオテクノロジーと情報工学の融合分野）。当業者をどのように設定するかは、進歩性判断の結論に直結するため、審判・訴訟における重要な争点となる。
進歩性が否定された・肯定された事例の特徴
否定された典型パターン
課題と効果が技術分野で広く知られており、解決手段も周知技術の組み合わせに過ぎない場合は進歩性が否定されやすい。例えば「A製品に、公知技術Bを転用しただけ」「先行技術の数値範囲を一部変更しただけ（設計変更の程度）」「複数の公知技術を単純に組み合わせただけ」といった場合だ。近年ではAI生成の先行技術調査により、過去は見逃されていた類似事例が発見されるケースが増えており、審査の精度が向上している。
肯定された典型パターン
予測できない顕著な効果が認められる場合、または当業者が引用例の組み合わせを試みる積極的な動機付けを欠く場合に進歩性が肯定されやすい。「通常期待される効果を超える顕著な効果」は、進歩性を正面から肯定する根拠となりうる（特許庁審査基準 第III部第2章第2節）。
拒絶理由通知・異議申立・無効審判での実際の論争
特許審査において拒絶理由として進歩性欠如が通知された場合、出願人は意見書と補正書を提出して反論する。意見書では、主として「動機付けの欠如」「阻害要因の存在」「予測できない顕著な効果」の3点を論点として主張するのが典型的な対応だ。補正書では、クレームに限定的な構成要件を追加して引用例との差異を明確化する。
登録後の特許に対しては、特許異議申立（特許法113条）や無効審判（同123条1項2号）で進歩性欠如を理由とした無効化が申立てられる。知的財産高等裁判所（知財高裁）の統計では、無効審判の申立理由として最も多いのが新規性・進歩性に関するものであり、全申立の60〜70%程度を占める年もある。
特許権侵害訴訟では、被告（侵害者とされた側）が特許の無効を抗弁として主張することが認められている（特許法104条の3）。最高裁平成12年4月11日判決（キルビー事件）が「特許無効の抗弁」を認めた画期的判決だ。これにより侵害訴訟と無効審判は事実上一体として争われることが多い。
米国・欧州との比較
米国では、非自明性（non-obviousness）は35 U.S.C. § 103に規定され、Graham v. John Deere Co.（383 U.S. 1, 1966）が確立した「グラハムファクター」（先行技術の範囲・内容、発明と先行技術の差異、当業者の技術水準、二次的考慮事項）が判断基準となる。KSR International Co. v. Teleflex Inc.（550 U.S. 398, 2007）でこの基準が柔軟化され、常識的な組み合わせが広く自明と判断されるようになった。
欧州特許庁（EPO）では「課題・解決アプローチ」（Problem-Solution Approach）が審査の標準的手法であり、最も近い先行技術を起点に、発明が解決する客観的技術課題を特定したうえで「当業者が自明の解決策として出願発明に到達するか」を判断する。このアプローチは日本の審査手順と比較して、客観的課題の特定という追加ステップを含む点で異なる。
次回（第4回）では、出願から登録に至るまでの全プロセス——審査請求、拒絶理由通知、意見書・補正書、審判——を費用・期間の実数とともに解説する。
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